21/06/2022
“Think Different”, un marchio per due: conclusa la battaglia degli slogan tra Apple e Swatch
Il Tribunale dell’UE ha scritto la parola “fine” ad un’annosa disputa sull’uso del segno denominativo usato da entrambe le società per note campagne pubblicitarie di alcuni anni fa. La “mela”, avendo registrato questa espressione come marchio europeo nel 1997, ne contestava l’inutilizzabilità da parte della Swatch che ne aveva ottenuto la decadenza perché inutilizzato da oltre 5 anni, ritenendo, perciò, di potersene servire per i suoi prodotti. Il Tribunale, confermando il provvedimento dell’EUIPO, ha precisato che «la commissione di ricorso non ha negato ai termini «THINK DIFFERENT» qualsiasi carattere distintivo, ma ha attribuito loro un carattere distintivo piuttosto debole» dato che la registrazione e l’uso erano datati.
di Giulia Milizia - Giurista e mediatrice
È quanto sancito dal Tribunale dell’UE l’8 giugno nella EU:T:2022:350, T-26-28/21.
Apple tra il 1997 ed il 2005 aveva registrato il suddetto marchio controverso. Nel 2016, con tre distinti ricorsi, la Swatch è ricorsa all’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per chiederne la decadenza dato che alla data del deposito dei ricorsi (14/10/16) il suddetto non era stato usato per oltre 5 anni, al fine di usarlo per una sua nota campagna pubblicitaria. Apple presentò varie prove tra cui una testimonianza del suo direttore dell’ufficio giuridico, vari articoli di stampa, una parodia fatta a Broadway nella commedia Nerd, le relazioni annuali dal 2009 al 2015 e le foto dell’imballaggio di un computer iMac in cui si vedeva lo stesso: tutte però rientravano nella ipotesi non comprovanti l’effettivo e sufficiente uso del marchio anteriore, perciò, in terzo grado il Tribunale ha definitivamente respinto i suoi ricorsi (le Commissioni per il ricorso sono l’organo atto a giudicare in secondo grado).
Quando l’uso del marchio si considera ininterrotto? La sentenza ha il pregio di esplicare i criteri di valutazione per acclarare se un marchio ha avuto un uso interrotto in base alla sua prassi costante. Si ha un uso effettivo del marchio anteriore se lo stesso «è utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale, che è quella di garantire l'identità dell'origine dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato, al fine di creare o preservare uno sbocco per tali prodotti o servizi; l'uso effettivo non comprende l'uso simbolico al solo scopo di preservare i diritti conferiti dal marchio» né «il successo commerciale o nel riesaminare la strategia economica di un'impresa, né nel limitare la protezione del marchio al caso in cui sia stato fatto un uso commerciale su larga scala dei marchi».
Il Tribunale dell’UE precisa che nell’effettuare tale valutazione le Commissioni devono «tener conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti per stabilire se lo sfruttamento commerciale del marchio sia reale, in particolare se tale uso sia considerato giustificato nel settore economico interessato per mantenere o creare una quota di mercato dei prodotti o servizi protetti dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato nonché l'entità e la frequenza d'uso del marchio» (neretto, nda).
Questi elementi non devono essere analizzati singolarmente, ma a livello globale per una loro esegesi più probabile e coerente: se un elemento preso singolarmente non dimostra l’uso continuativo del marchio anteriore, la veridicità di tale uso può essere desunta dal vaglio di tutte le prove e degli elementi presentati in giudizio. Infatti l’uso effettivo e continuativo deve essere dimostrato sulla scorta di prove solide ed oggettive, non potendosi basare su supposizioni e mere speculazioni.
Prove non atte a dimostrare la continuità d’uso del marchio. Il Tribunale ha confermato, contrariamente a quanto sostenuto dalla Apple, che non è stato violato il suo diritto ad essere ascoltata: non ha presentato osservazioni sulle contestazioni alle prove prodotte come era suo diritto.
Più precisamente «la ricorrente ha distinto due periodi di utilizzo dei marchi controversi, vale a dire, da un lato, l'uso dei marchi controversi in una campagna di marketing dal 1997 al 2000 per i computer iMac e, dall'altro, l'uso sulla confezione dei computer iMac dal 2009 e per tutto il periodo pertinente. Per quanto riguarda il primo periodo, essa ha rilevato che la campagna di commercializzazione precedeva il periodo di cui trattasi di oltre 10 anni e non poteva quindi essere presa in considerazione. Inoltre, l'uso occasionale dei marchi controversi sul sito Internet della ricorrente durante il periodo rilevante per commemorare personaggi famosi o eventi speciali costituiva un uso isolato ed effimero. Per quanto riguarda il secondo periodo, la commissione di ricorso, dopo aver precisato che gli elementi di prova presentati dalla ricorrente riguardavano unicamente i computer e le periferiche per computer della classe 9, ha constatato che non era stata fornita la prova dell'uso effettivo dei marchi controversi per tali prodotti, in quanto le immagini fornite mostravano l'uso dei marchi controversi in un unico punto dell'imballaggio della scatola, in uno script piuttosto piccolo accanto all'elenco delle specifiche tecniche. Essa ha aggiunto che, tenuto conto del carattere altamente tecnico dei prodotti di cui trattasi nonché della lunghezza del testo sulla confezione dei computer iMac, scritto in caratteri minuscoli, il pubblico di riferimento percepirebbe gli elementi «think different» (pensare differentemente, nda) come un messaggio promozionale che lo invita a pensare in modo diverso, in altre parole, a “pensare fuori dagli schemi”» (neretto, nda). Non avendo assolto al suo onere della prova sono state ritenute lecite le richieste di Swatch e l’uso di detti marchi (rectius dei contestati lemmi) per le sue campagne pubblicitarie.
