13/06/2021
Caducidade
6.5 Caducidade
6.5.1 Legítimo interesse
6.5.2 Requisito de admissibilidade
6.5.3 Investigação de uso e comprovação de uso da marca
Meios de prova
Utilização da marca em razão dos seus elementos característicos
Alteração do caráter distintivo original
6.5.4 Caducidade parcial
6.5.5 Desuso por razões legítimas
6.5.6 Caducidade de marca coletiva
6.5.7 Exame da caducidade
Desistência do pedido de caducidade
6.5.8 Despachos aplicáveis
Declaração ou denegação da caducidade
Caducidade parcial
Exigência
Decisão de não conhecer petição de caducidade
6.5.1 Legítimo interesse
O requerente do procedimento de caducidade deve justificar o seu legítimo interesse, sob pena de indeferimento da petição da caducidade. Tal justificativa poderá se basear em direitos já adquiridos ou na expectativa de direitos, sempre observado o princípio da especialidade.
A existência do legítimo interesse será verificada em relação ao momento da interposição da caducidade. Neste sentido, o interesse será considerado legítimo ainda que o direito ou a expectativa de direito apontado tenha cessado ao tempo do exame.
Dentre as condições para caracterização do legítimo interesse, destacam-se:
Registro ou pedido de registro de marca idêntica ou semelhante para assinalar produtos idênticos, semelhantes ou afins;
Registro ou pedido de registro de indicação geográfica, marca de alto renome ou desenho industrial reproduzido pela marca caducanda;
Direito de personalidade;
Direitos autorais;
Outros direitos que caracterizem o interesse ou a atuação do requerente em segmento mercadológico idêntico ou afim aos produtos e serviços assinalados pela marca caducanda.
6.5.2 Requisito de admissibilidade
O requerimento de declaração de caducidade não será conhecido se:
a) Na data do requerimento, não tiverem decorridos, pelo menos, 5 (cinco) anos da data da concessão do registro;
b) Na data do requerimento, o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso por razões legítimas, em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos;
c) Estiver desacompanhado do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.
Os requerimentos de caducidade desacompanhados de procuração em nome do signatário ou nos quais a mesma for apresentada após 60 (sessenta) dias do peticionamento serão arquivados, em conformidade com o parágrafo segundo do art. 216 da LPI.
Prazo a partir do qual o registro está sujeito à caducidade
O registro está sujeito à caducidade após decorridos 5 (cinco) anos da data de sua concessão.
6.5.3 Investigação de uso e comprovação de uso da marca
A investigação do uso da marca abrangerá os 5 (cinco) anos contados, preteritamente, da data do requerimento da caducidade.
Portanto, o titular deverá juntar documentos que comprovem que, no período investigado, atendeu aos incisos I e II do artigo 143 da LPI, ou seja, iniciou o uso da marca no Brasil (inciso I) ou ainda que não interrompeu o uso da marca por mais de 5 (cinco) anos consecutivos (inciso II).
Em ambos os casos, a marca constante dos documentos apresentados como prova de uso não pode conter modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.
Qualquer comprovação durante os 5 (cinco) anos do período de investigação que demonstre o uso da marca elidirá a caducidade, independente da quantidade de provas apresentadas.
Quando o período de investigação abrange os primeiros 5 (cinco) anos da concessão da marca, a caducidade poderá ser afastada caso haja documentação comprobatória de providências sérias e efetivas para o início do uso da marca durante o período de investigação, tais como: contratos de distribuição, material publicitário relativo ao lançamento de produtos e serviços, nota fiscal de compra de matéria-prima/insumos, maquinário ou etiquetas de produtos. Nesta hipótese, deverá haver comprovação de utilização da marca no período posterior ao da investigação.
Em registros de marca em regime de cotitularidade, a comprovação de uso da marca por pelo menos um dos cotitulares afastará a caducidade.
